200811，侵害商标权与诉讼时效期间

裁判法院：上海知识产权法院
裁判时间：2017年11月
案号：（2017）沪73民终154号

【一审法院认为及判决】
一审法院认为：案系涉外知识产权侵权纠纷案件，根据《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》的规定，知识产权的侵权责任，适用被请求保护地法律。本案德国A公司主张权利的商标系我国注册商标，同时德国A公司还就其指控的不正当竞争行为向我国法院请求救济，故我国系本案被请求保护地，本案依法适用我国法律。根据双方当事人的诉辩称意见及一审法院查明的事实，本案争议焦点在于：B贸易公司是否实施了商标侵权及虚假宣传行为。

一、关于商标侵权行为的认定
德国A公司主张B贸易公司实施的商标侵权行为体现在B贸易公司被闵行市监局行政处罚的行为及德国A公司公证购买的产品的商标使用行为。一审法院分析如下：

(一)就B贸易公司被闵行市监局行政处罚的行为认定。根据该局处罚决定书查明的事实，B贸易公司在从德国BR公司进口的PPR水管上加贴防伪标签，防伪标签的水印上带有德国A公司“”商标。B贸易公司对此抗辩系工作人员工作失误所致。一审法院认为，B贸易公司对其陈述未能举证，一审法院不予采信。即便B贸易公司陈述属实，B贸易公司作为专业的水管产品经销商，应当严格管理其进口的各类水管产品的商标及防伪标签的贴附行为，对其未尽审查义务在非德国A公司产品上贴附德国A公司商标的行为，B贸易公司对外仍应当承担相应的民事责任。德国A公司商标核定使用的商品为用于供应饮用水的聚丙烯管道和管道连接部件，B贸易公司销售的被控侵权产品为PP-R水管，属于德国A公司商标核定使用的商品类别。B贸易公司原系德国A公司的经销商，其完全知晓德国A公司系该商标权利人的事实，但仍在他人生产的相同产品上贴附德国A公司商标，意欲将B贸易公司经销的他人产品与德国A公司产品造成混淆的主观故意非常明显，其行为构成对德国A公司注册商标专用权的侵害。

(二)就公证购买的产品商标使用行为的认定。B贸易公司否认德国A公司公证购买的产品系其产品。B贸易公司还主张即便系其产品，这些产品也是其2013年11月6日之前销售给各经销商而流通至各建材市场的产品，德国A公司对该行为的主张已超过了两年的诉讼时效。一审法院认为，德国A公司公证购买的产品品牌为B贸易公司的“洁水”品牌，这些水管上均标有德国BR公司的名称，与B贸易公司从德国BR公司进口水管的标识完全一致，防伪标签的使用方式也与B贸易公司被闵行市监局查处的产品相同。这些产品均系德国A公司在大型建材超市购买，购买地点或设有B贸易公司的专柜，或标明B贸易公司“洁水”商标。故一审法院确认，德国A公司公证购买的产品均为B贸易公司从德国BR公司进口并贴附相关商标和防伪标签后再出售的产品。这些产品防伪标签的水印上均贴附有德国A公司的“”商标，属于侵害德国A公司注册商标专用权的侵权产品。就B贸易公司关于即便这些产品系B贸易公司产品，也是其2013年11月6日之前销售的产品的主张。一审法院认为，对该事实主张的举证责任在于B贸易公司，B贸易公司对此未能举证，一审法院不予采信。即便B贸易公司主张属实，B贸易公司明知被闵行市监局查处的产品为侵权产品，其有义务要求其下游经销商停止这些侵权产品的对外销售，但其却放任该行为，导致侵权行为所产生的后果仍在持续中，B贸易公司仍应当要承担相应的民事责任。现根据德国A公司公证取证的事实表明，B贸易公司虽然在闵行市监局查处时陈述其于2013年11月6日已启用新的防伪标签，但德国A公司于2013年12月13日和2014年3月4日仍能在各大建材超市购买到侵权产品，故一审法院认为B贸易公司在2013年11月6日之后仍在持续销售侵权产品，B贸易公司对该行为应当要承担相应的民事责任。

(三)就B贸易公司对上述行为的时效抗辩问题。根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》的规定，侵犯注册商标专用权的诉讼时效为两年，自商标注册人或者利害权利人知道或者应当知道侵权行为之日起计算。商标注册人或者利害关系人超过两年起诉的，如果侵权行为在起诉时仍在持续，在该注册商标专用权有效期限内，人民法院应当判决被告停止侵权行为，侵权损害赔偿数额应当自权利人向人民法院起诉之日起向前推算两年计算。德国A公司自2013年9月即发现了B贸易公司实施的商标侵权行为，但直至2014年3月4日德国A公司还能购买到侵权产品，现德国A公司确认B贸易公司于2014年6月已停止该侵权行为，故一审法院认定B贸易公司所实施的商标侵权行为自2013年9月持续至2014年6月。德国A公司提起本案诉讼的时间为2015年12月1日，本案诉讼时效起算时间应当自该日起倒推两年，即2013年12月1日，则该日之前的侵权行为因已超过两年的诉讼时效，一审法院不予支持。而该日之后的侵权行为因尚在诉讼时效内，B贸易公司仍需对此承担民事赔偿责任。现德国A公司在本案中可主张的侵权行为始于2013年8月30日修正并于2014年5月1日施行的新商标法之前，但因该侵权行为持续至2014年6月，即新商标法施行之后，根据《最高人民法院关于商标法修改决定施行后商标案件管辖和法律适用问题的解释》的规定，本案仍适用修正后于2014年5月1日施行的新商标法的规定。

二、关于虚假宣传行为的认定
本案德国A公司主张的虚假宣传行为分为两部分，一为对“德国洁水”的使用；二为B贸易公司官网上使用的2张配图。一审法院分析如下：

(一)“德国洁水”的使用问题。德国A公司主张“德国洁水”系德国A公司知名商品特有名称，B贸易公司在与德国A公司解除代理关系后在对外宣传中仍然使用该标识，使公众误以为B贸易公司仍然系德国A公司代理商，销售的产品仍然系德国A公司产品，构成虚假宣传。B贸易公司认为该标识系B贸易公司在为德国A公司经销其产品时所使用的标识，该标识为B贸易公司拥有的未注册商标。且B贸易公司拥有“洁水”商标，B贸易公司在长期的经营中均将“德国”与“洁水”商标共同使用，两者之间已形成了稳定的联系，该标识实际上是B贸易公司“洁水”商标商誉的另一种表现形式。况且在双方代理关系解除后，德国A公司及其代理商多次表示“德国洁水”系B贸易公司品牌，故已认可了该标识为B贸易公司自有商标的事实。

一审法院认为，反不正当竞争法中的虚假宣传行为是指以捏造、虚构、歪曲事实或以其他误导性方式，对商品质量、制作成分、性能、生产者、产地等作出与实际情况不符的宣传行为。根据德国A公司证据及双方确认的事实和相关判决表明，在2013年6月30日双方当事人合作关系终止之前，B贸易公司作为德国A公司代理商，在国内经销德国A公司产品时将“德国洁水”与德国A公司“”商标共同使用在德国A公司产品上，并且该标识仅用于德国A公司产品。在B贸易公司代理期间，德国A公司产品在国内取得了较多荣誉，“德国洁水”已与德国A公司产品形成稳定的联系。虽然德国A公司产品在国内的宣传推广和销售系由B贸易公司实际进行，但B贸易公司作为该产品的代理商，其销售的产品来源于德国A公司，“德国洁水”标识与德国A公司生产的产品具有唯一性和对应性。在相关公众间所建立的关联性是“德国洁水”与德国A公司产品的关联性，而非B贸易公司经销的各类产品与“德国洁水”之间的关联性。因此，在双方当事人代理关系解除之前，“德国洁水”确实可以作为德国A公司的知名商品特有名称保护。

根据我国反不正当竞争法司法解释的规定，作为知名商品特有名称保护的标识需具备的条件为：首先，该商品在中国境内需具有一定的市场知名度，为相关公众所知悉。其次，该商品名称具有区别商品来源的显著特征。最后，该知名商品特有名称与权利人具有紧密的关联性，即他人对该名称的使用足以会使相关公众对商品的来源产生误认，造成和权利人的知名商品相混淆，使购买者误认为是该知名商品。可见无论从知名度、显著性及造成混淆的后果而言，对知名商品特有名称的保护需建立在持续使用的前提条件下，一旦权利人放弃了对该知名商品特有名称的使用后，该商品的知名度、名称的显著性会随着时间的推移逐渐降低，该特有名称与权利人之间的关联性亦将会被割裂。知名商品特有名称起到未注册商标的作用，根据我国商标法的规定，期满不再续展的注册商标，他人仍可在该商标被注销一年后向商标局提出与该商标相同或者近似的商标注册申请。可见，在一定条件下，若商标权利人不再续展注册商标的，法律并不禁止他人继续申请使用该注册商标以发挥商业标识的作用，更何况作为未注册商标保护的知名商品特有名称。

本案双方当事人代理关系解除后，鉴于B贸易公司拥有“洁水”商标的注册商标专用权，德国A公司及其新的代理商不再在其产品上使用“德国洁水”标识，而启用了新的标识，并告知了相关用户。与此同时，B贸易公司一方面第一时间向其经销商告知其不再销售德国A公司产品的事实，但表示其仍保留“洁水”品牌，与其他供应商开展新的合作。另一方面在其官网、微信公众号中亦向社会公众明确告知日后德国A公司产品与B贸易公司“德国洁水”类产品再无任何关系。故在解除代理关系后，德国A公司、B贸易公司以各自的行为表明了对双方合作期间产生的知名商品特有名称的处理，即德国A公司不再使用该标识，B贸易公司继续使用。在B贸易公司自行使用该标识至德国A公司提起本案诉讼近两年半的时间内，德国A公司完全知晓B贸易公司对“德国洁水”的使用行为，但从未对该行为提出过异议。现B贸易公司将“德国洁水”持续使用在其新代理的产品上，且进行了大量的广告宣传，并已取得了一定的知名度。因此，通过在双方当事人解除代理关系之后各自向社会公众的声明及B贸易公司对“德国洁水”的持续使用，相关公众应当已知晓德国A公司不再使用“德国洁水”的事实，并将该名称与B贸易公司产品建立关联性。B贸易公司对“德国洁水”的使用不会造成相关公众的混淆和误认。B贸易公司在其官网上也明确了其“德国洁水”各类水管的来源和产地，故B贸易公司的使用方式更不会造成相关公众对B贸易公司产品的生产者、产地、商品质量等的误导，从而构成引人误解的虚假宣传行为。一审法院对德国A公司认为B贸易公司使用“德国洁水”标识构成虚假宣传的主张不予支持。

虽然B贸易公司上述使用行为不构成虚假宣传，但是一审法院认为，B贸易公司作为“德国洁水”标识新的使用主体，其在使用该标识时基于原系德国A公司产品独家代理商的身份，应当负有更加高的义务，即有义务在一定的范围并持续一定的时间尽量让更多的社会公众知晓“德国洁水”与德国A公司产品已无关联的事实。在今后的经营活动中，B贸易公司应当谨遵诚信原则，主动避免将“德国洁水”与德国A公司产品建立关联性的行为，并应当向更多的社会公众明确该名称与德国A公司产品已无关联性的客观事实。

(二)B贸易公司官网配图问题。德国A公司主张B贸易公司官网配图的使用会使相关公众误以为B贸易公司为“真洁水”，德国A公司为“假洁水”的后果。B贸易公司对此予以否认。一审法院认为，引人误解的虚假宣传行为的构成要件应当是行为人对商品有关事项所实施的宣传行为产生了误导相关公众的后果。涉案文章系对B贸易公司起诉C公司不正当竞争案的报道，其中配图1为C公司对其实施的侵权行为所刊登的消除影响的声明，配图2和配图3刊登的内容虽然与该案无关，但相关公众并不知晓该两张配图所产生的背景，配图上并无误导相关公众德国A公司为“假洁水”的任何信息。对相关公众而言，不能仅凭该两张配图就能得出该文章所报道的系德国A公司是“假洁水”的后果。故B贸易公司将与该文无关的配图作为文章配图使用，行为虽有不当，但根据该文的内容及配图的使用方式，相关公众不会误以为德国A公司是“假洁水”的事实，B贸易公司该行为不构成虚假宣传行为，一审法院对德国A公司该主张不予支持。

三、民事责任的承担
就B贸易公司所实施的商标侵权行为，现德国A公司确认自2014年6月30日之后不再发现B贸易公司实施上述行为，可见B贸易公司已停止了该行为，故德国A公司要求B贸易公司停止涉案商标侵权行为的诉请已无法律依据，一审法院不予支持。而就德国A公司要求B贸易公司消除影响的诉请，因侵权行为已停止，该侵权行为所产生的不良影响通过B贸易公司承担民事赔偿责任的方式足以能够弥补，故一审法院亦不予支持。关于赔偿金额的计算，德国A公司提供了B贸易公司代理德国A公司产品期间的审计报告，要求按该审计报告中代理德国A公司产品的利润计算赔偿金额。一审法院认为，B贸易公司代理德国A公司产品期间所获得的利润与本案B贸易公司实施侵权行为所获利润并无可比性，一审法院对此不予采纳。但B贸易公司代理期间的产品利润率可作为本案同类产品利润率的参考要素，一审法院予以确认。鉴于双方当事人对德国A公司损失及B贸易公司获利均未能举证证明，B贸易公司应承担的赔偿金额由一审法院根据同类产品利润率并结合以下因素予以酌定：B贸易公司曾为德国A公司代理商，实施侵权行为的主观故意明显；B贸易公司具有一定的经营规模；德国A公司可主张的侵权行为持续时间较短，且侵权产品显著位置上标有B贸易公司自有品牌，德国A公司商标仅用于防伪标签，侵权行为所造成的不良影响有限；德国A公司对其权利主张也存在怠于行使的情形。德国A公司主张的律师费过高，由一审法院根据德国A公司律师工作量及相关收费标准予以酌定。德国A公司主张的公证费中四份购买侵权产品的公证书的公证费用系本案合理费用范畴，一审法院予以支持。其余两份公证书的公证费由一审法院根据公证书内容与本案的关联性予以酌情支持。德国A公司提供的翻译费证据一审法院虽未采纳，但鉴于本案系涉外案件，德国A公司为翻译本案的相关诉讼材料确实会产生翻译费，故德国A公司主张的翻译费金额由一审法院根据德国A公司在本案中提供的翻译件数量予以酌定支持。

综上，B贸易公司行为构成对德国A公司注册商标专用权的侵害，理应承担相应的民事赔偿责任。德国A公司将诉请3中主张的商业诋毁行为变更为虚假宣传行为，未违反法律规定，一审法院予以准许。据此，依照《中华人民共和国商标法》第五十七条第一项、第三项，第六十三条第一款、第三款，《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条第一款、第二款，第十七条，第十八条，《最高人民法院关于商标法修改决定施行后商标案件管辖和法律适用问题的解释》第九条规定，判决：一、B贸易公司于判决生效之日起十日内赔偿德国A公司经济损失20万元、为制止侵权行为而支出的合理费用15万元；二、驳回德国A公司的其余诉讼请求。

【二审法院认为及判决】
本院认为，本案二审的争议焦点为：一、德国A公司提起的侵害商标权之诉是否超过诉讼时效；二、B贸易公司在2013年11月6日之后是否仍在实施被控商标侵权行为；三、B贸易公司使用“德国洁水”的行为是否构成虚假宣传；四、一审法院所确定的B贸易公司应承担的赔偿数额是否合理。

一、德国A公司提起的侵害商标权之诉是否超过诉讼时效

本案中，德国A公司于2014年3月4日公证购买到了被控侵权产品，B贸易公司认为该些产品系于2013年11月6日之前销售，但B贸易公司并未提供相关销售凭证或者相关商场的证明材料以证明其主张，故本院认为B贸易公司的侵权行为至少持续至2014年3月4日。德国A公司于2015年12月1日向一审法院提起本案诉讼，并未超过诉讼时效。B贸易公司的相关上诉理由，本院不予采纳。

二、B贸易公司在2013年11月6日之后是否仍在实施被控商标侵权行为

本院认为，当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。德国A公司于2013年12月13日和2014年3月4日均公证购买到了被控侵权产品，如前所述，B贸易公司应就其该些产品系于2013年11月6日之前销售的主张提供证据予以证明，在未提供相关证据的情况下，一审法院认定B贸易公司于2013年11月6日之后仍在实施被控侵权行为并无不当。

关于B贸易公司认为从德国A公司第二次公证购买被控侵权产品所涉商场的减少可以证明其已经停止侵权行为的上诉理由，本院认为，德国A公司于2014年3月4日仅在百安居沪太路店购买被控侵权产品，不能必然得出B贸易公司销售的减少，更不能得出B贸易公司所称在2013年11月6日之后没有销售行为的结论，故B贸易公司的相关上诉理由本院不予采信。至于B贸易公司停止侵权的时间，鉴于德国A公司确认B贸易公司于2014年6月已停止该侵权行为，故一审法院认定B贸易公司停止侵权的时间为2014年6月并无不妥。

三、B贸易公司使用“德国洁水”的行为是否构成虚假宣传

本院认为，判断是否构成反不正当竞争法意义上的虚假宣传的关键在于，相关宣传内容是否产生了引人误解的效果。B贸易公司系“洁水”商标的权利人，其可以在合理范围内使用其“洁水”商标。在双方合作关系解除后，双方均通过公开渠道告知相关公众，双方合作关系的解除、德国A公司不再使用“德国洁水”、B贸易公司继续使用“洁水”品牌、B贸易公司的“德国洁水”与德国A公司产品无关等，且B贸易公司在其官网上也明确了其现在使用“德国洁水”的各类水管的来源，故B贸易公司的相关使用行为并不会对相关公众产生误导，不构成虚假宣传。虽然B贸易公司的行为不构成虚假宣传，但是鉴于“德国洁水”使用上的历史渊源，B贸易公司在使用时应更为谨慎。

四、一审法院所确定的B贸易公司应承担的赔偿数额是否合理

德国A公司认为侵权赔偿数额应当参照其提供的B贸易公司营业报表中的利润计算。对此，本院认为，德国A公司提交的证据所反映的系双方合作期间的利润情况，与本案中B贸易公司的获利情况不具有对应性，且B贸易公司的营业利润的产生有多方面因素构成，本案中亦无法明确B贸易公司实际销售被控侵权产品的数量，因此，本案无法根据德国A公司主张的利润直接予以计算。一审法院仅以此作为参考要素，并无不妥。一审法院综合考虑各个因素后所确定的赔偿数额亦属合理，本院予以维持。

综上所述，一审判决结果并无不当，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。