201222，注册商标相关在先权利的认定

裁判法院：北京市高级人民法院
裁判时间：2020年12月
案号：（2020）京行终5470号

【一审法院认为及判决】
北京知识产权法院认为：一、关于诉争商标与引证商标一至五是否构成2013年商标法第三十条、第三十一条所指的使用在同一种或类似商品上的近似商标。鉴于A公司在原审庭审中明确认可诉争商标核定使用商品与引证商标一至五核定使用商品构成相同或类似商品不持异议，经审查对此予以确认。引证商标一至五至本案原审审理时仍为在先有效注册商标，仍构成诉争商标获准注册的权利障碍。诉争商标与引证商标一至五均为“S图形”，在构成要素、整体外观上均相似，虽诉争商标中的“S图形”在细节上具有不同设计，但其不足以与各引证商标相区分。诉争商标与引证商标一至五已构成2013年商标法第三十条、第三十一条所指的使用在相同或类似商品上的近似商标。二、关于诉争商标的申请注册是否违反2013年商标法第三十二条关于“不得损害他人现有的在先权利”的规定。B公司主张其对“S图形”享有在先著作权，并提交多份著作权作品登记证书，商标评审委员会据此认定诉争商标侵犯B公司对“S图形”享有的在先著作权，但B公司主张其享有在先著作权的“S图形”均系对英文字母“S”进行简单变形或者艺术化处理，设计较为简单，尚未达到《中华人民共和国著作权法》（简称著作权法）要求的创造高度，不构成著作权法意义上的美术作品，且我国著作权的作品登记采用自愿登记制度，国家版权管理机关不对登记内容进行实质性审查，因此在无其他证据予以佐证的情况下，仅凭著作权作品登记证书亦难以认定“S图形”已构成美术作品且B公司对此享有在先著作权。因此，诉争商标的注册未违反2013年商标法第三十二条关于“不得损害他人现有的在先权利”的规定。被诉裁定对此认定有误，予以纠正。综上，虽然被诉裁定认定部分事实有误，但裁定结果正确。

北京知识产权法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，判决：驳回A公司的诉讼请求。

【二审法院认为及判决】
本院认为，根据当事人的诉辩主张，本案二审的争议焦点在于：

一、诉争商标的注册是否属于2013年商标法第三十条、第三十一条规定之情形

根据2013年商标法第三十条的规定，申请注册的商标，凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的，由商标局驳回申请，不予公告。根据2013年商标法第三十一条的规定，两个或者两个以上的商标注册申请人，在同一种商品或者类似商品上，以相同或者近似的商标申请注册的，初步审定并公告申请在先的商标；同一天申请的，初步审定并公告使用在先的商标，驳回其他人的申请，不予公告。

首先，截至本案二审审理时，引证商标一至五均为在先有效注册商标，能够构成诉争商标维持注册的在先权利障碍。其次，诉争商标核定使用的“舞衣；鞋（脚上的穿着物）；凉鞋；运动鞋；鞋面；鞋底；帽；袜；手套（服装）；婚纱”商品与引证商标一至五核定使用商品在功能用途、生产部门、消费对象、销售渠道等方面相同或相近，且各方当事人在原审诉讼中明确表示对诉争商标核定使用商品与上述引证商标核定使用商品构成相同或类似商品均不持异议，本院经审查对此予以确认。再次，诉争商标虽经过艺术化设计，但按照相关公众的一般认知水平和认读习惯，仍易被识别为英文字母“S”及图形，其与引证商标一至五的英文字母“S”在构成要素、整体外观、视觉效果等方面相近，整体比对区别不明显，同时使用在上述相同或类似商品上，容易使相关公众认为两者系同一市场主体的系列商标，或认为两者的商标持有人之间存在某种特定联系，从而对商品来源产生误认。因此，被诉裁定和原审判决认定诉争商标的注册违反了2013年商标法第三十条、第三十一条之规定并无不当。诉争商标与上述引证商标的差异尚不足以排除相关公众的混淆误认，A公司的相关上诉理由不能成立，本院对此不予支持。

二、诉争商标的注册是否属于2013年商标法第三十二条关于“不得损害他人现有的在先权利”规定之情形

根据2013年商标法第三十二条的规定，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。

《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十九条规定，当事人主张诉争商标损害其在先著作权的，人民法院应当依照著作权法等相关规定，对所主张的客体是否构成作品、当事人是否为著作权人或者其他有权主张著作权的利害关系人以及诉争商标是否构成对著作权的侵害等进行审查。

本案中，B公司主张其对“S图形”享有在先著作权。首先，《中华人民共和国著作权法实施条例》第四条第八项规定，美术作品，是指绘画、书法、雕塑等以线条、色彩或者其他方式构成的有审美意义的平面或者立体的造型艺术作品。B公司主张的“S图形”系经过简单艺术化处理的英文字母“S”，尚未构成著作权法意义上的美术作品。其次，B公司虽提交了著作权登记证书，但我国实行作品自愿登记制，且登记部门对著作权归属等登记内容并不作实质审查，不能仅凭作品登记证书对“S图形”构成著作权意义上的美术作品及著作权归属作出认定，需要结合B公司提交的其他证据予以判断。再次，B公司提交了2013年至2015年B公司广告宣传材料、市场推广合同、电视广告植入合同、B公司在《北京旅游》《周末画报》《时尚周刊》等报刊刊登的平面媒体广告页、经公证认证的B公司给斯凯奇中国有限公司的授权书及存续证明、确认书等证据，但在案证据仅能证明B公司对其名下品牌的宣传使用及授权情况，无法用以佐证“S图形”构成著作权法意义上的美术作品及相应的著作权归属。因此，A公司并未损害B公司的在先著作权。原审判决认定诉争商标的注册未违反2013年商标法第三十二条关于“不得损害他人现有的在先权利”之规定并无不当，本院对此予以确认。

综上所述，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。A公司、B公司的上诉理由不能成立，对其上诉请求，本院不予支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第一项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。