210411，商标侵权事实的认定

裁判法院：中华人民共和国最高人民法院
裁判时间：2019年9月
案号：（2019）最高法民再138号

【一审法院认为及判决】
一审法院认为本案的争议焦点是：1.B公司、C公司的行为是否构成侵犯A会社注册商标专用权，若构成，应否立即停止其侵权行为；2.B公司、C公司应否连带赔偿A会社经济损失300万元。
一审法院认为，本案系侵害商标权纠纷。A会社的住所地在日本，故本案系涉外知识产权纠纷案件，依据《中华人民共和国涉外民事法律关系法律适用法》第五十条“知识产权的侵权责任，适用被请求保护地法律，当事人也可以在侵权行为发生后协议选择适用法院地法律”的规定，本案中，被请求保护地和法院地均在中国，故本案依法应当适用中华人民共和国法律。
首先，关于B公司、C公司的行为是否构成侵犯A会社注册商标专用权，若构成，应否立即停止其侵权行为的问题。一审法院认为，A会社于1998年分别取得核定使用在第12类商品上的涉案三商标，其权利依法应受保护。B公司、C公司在其生产和销售的涉案摩托车头罩、发动机盖、左右两边的风挡、铭牌上使用“HONDAKIT”文字及图形，并且突出增大“HONDA”的文字部分，缩小“KIT”的文字部分。B公司、C公司辩称其行为系受D公司授权的定牌加工行为，但其提交的通过认证的证据不能形成完整的证据链条，无法确认其行为系受D公司授权的定牌加工行为。并且从其提交的经认证的证据来看，D公司的授权商标图样中的“HONDAKIT”文字及图形商标并未突出“HONDA”的文字部分，缩小“KIT”的文字部分，而是同一大小字体的文字及图形，B公司、C公司所贴附的图样也与D公司的授权不符。因此，依据商标法第五十七条“有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：……；（二）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似的商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的；（三）销售侵犯注册商标专用权的商品的；”之规定，B公司、C公司在A会社取得系列注册商标商标权的相同和类似的商品类别为第12类的摩托车上使用“HONDAKIT”文字及图形商标并突出“HONDA”的文字部分，缩小“KIT”的文字部分，其明显在突出和强调涉案商品中“HONDA”文字及图形的使用和视觉效果，构成在相同或者类似的商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，其行为已经构成侵犯A会社注册商标专用权，依法应当立即停止其侵权行为。
其次，关于B公司、C公司应否连带赔偿A会社经济损失300万元的问题。B公司、C公司的行为构成商标侵权，依法应当承担停止侵权、赔偿损失的民事责任，依据商标法第六十三条的规定，本案中，双方未能提交证据证明A会社的损失和B公司、C公司获得的利益，以及A会社注册商标许可使用费的依据，故一审综合考虑A会社注册商标的知名度，B公司、C公司的主观过错，侵权情节，获利的可能性及A会社为制止侵权行为所支出的合理开支等因素，酌定由B公司、C公司连带赔偿A会社经济损失人民币30万元。
综上所述，一审法院认为，A会社主张的B公司、C公司的行为构成侵犯其注册商标专用权，应立即停止其侵权行为，予以支持；主张B公司、C公司应赔偿A会社经济损失人民币300万元，酌定予以支持。据此判决：（一）B公司、C公司立即停止侵犯A会社涉案三商标系列文字及图形注册商标专用权的行为；（二）B公司、C公司连带赔偿A会社经济损失人民币30万元；（三）驳回A会社的其他诉讼请求。

【二审法院认为及判决】
二审法院认为，归纳诉辩双方的观点，本案争议的焦点是：（一）B公司、C公司所实施的行为是涉外定牌加工行为还是商品销售行为；（二）B公司、C公司使用涉案图标的行为是否属于商标法意义上的商标使用行为；（三）B公司、C公司的被诉行为是否构成商标侵权、侵哪个商标权；（四）如果侵权成立，B公司、C公司的赔偿数额应当如何确定。
关于第一个争议焦点，B公司、C公司所实施的行为不是商品销售行为而是涉外定牌加工行为。首先，根据B公司、C公司一审中提交的证据，B公司与D公司于2016年4月3日签订的合同，名为《销售合同》，实为涉外定牌加工合同。经审查合同条款可知，合同明确约定了以下主要内容：买方订购的产品为：125CCMOTORCYCLEINSKDFORM，BRAND：HONDAKIT（二审判决书误写为HONDKIT），125CCHONDAKIT牌摩托车散件；数量220套；单价538美元；总价118360美元；发运目的地缅甸；买方收货后质量异议期为30日。这些合同条款符合定牌加工的定做条件。其次，C公司与B公司之间在涉案产品问题上并非销售关系，B公司系C公司控股的子公司，负责为该批产品办理出口事宜，实际进行生产的是C公司，作为法定代表人为同一人、住所地相同的关联公司，这样的安排属于某集团内部的业务安排，D公司明确知晓该情形，这从其给出的商标使用授权书便可知悉。第三，涉案承揽加工的产品全部交付定作方，不进入中国市场，中国境内的相关公众不可能接触到该批产品。第四，缅甸公民**孟昂在缅甸享有涉案“HONDAKIT”注册商标权。一审中B公司、C公司向法庭提交了**孟昂在缅甸获得的商标登记相关权属证书，即《商标注册声明合同》。B公司、C公司聘请云南省翻译工作者协会进行了翻译，获知缅甸公民**孟昂(ThetMonAung)已于2014年6月23日向缅甸曼德勒市合同文书登记处对“HONDAKIT”商标进行注册登记并予以公示，该商标使用的商品类别是车辆等商品，可见，“HONDAKIT”商标的注册人**孟昂已经履行了缅甸的商标登记制度的相关程序要求。第五，C公司获得了缅甸公民**孟昂的商标使用授权。在D公司及该公司常务董事**孟昂出具的《授权委托书》中载明，由D公司委托C公司加工生产涉案的摩托车散件，并贴附**孟昂作为权利人的“HONDAKIT”注册商标，商标(应当)贴附在发动机盖、左右档风及头罩等处。**孟昂系D公司的常务董事，同时也是在2016年4月3日《销售合同》上缅甸方的合同签字人。这些事实足以认定其作为涉案商标权利人要求将“HONDAKIT”注册商标贴附在合同项下的产品上，也足以认定C公司生产涉外定牌加工涉案产品经过缅甸商标权利人合法授权。一审判决对《销售合同》《商标注册声明合同》《授权委托书》等四份在卷证据经审查后认为，B公司、C公司提交的这些证据不能形成完整的证据链条，无法确认B公司、C公司的行为得到D公司的授权。这是对证据的分析认证出现了失误，在此基础上认定B公司、C公司的行为不是涉外定牌加工行为，而是商品销售行为，构成商标侵权，属于认定事实不清、适用法律错误，二审法院予以纠正。
关于第二个争议焦点，B公司、C公司使用涉案图标的行为不属于商标法意义上的商标使用行为。商标法第四十八条规定：“本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。”根据此定义，商标法在保护商标使用问题上的本意，是保护商标在商业活动中的识别性。以此含义推知，如果某种标识的使用不是在商业活动中用于识别商品的来源，自然不能满足商标法第五十七条第(二)项关于“使用”的前提性要求。考察本案情形，B公司、C公司办理出口的220套摩托车散件系全部出口至缅甸，不进入中国市场参与“商业活动”，中国境内的相关公众不可能接触到该产品，因而B公司、C公司的这种使用行为不可能在中国境内起到识别商品来源的作用，因此这并非商标法意义上的商标使用行为。
关于第三个争议焦点，涉外定牌加工通常是指国内生产商经国外合法商标权利人等合法授权进行生产，并将所生产的产品全部出口至该商标权人享有商标权的国家和地区的国际贸易模式。此种模式下的生产行为是否侵害中国国内相关商标权人的商标权，应根据个案的具体情况具体分析。在本案中，B公司、C公司的行为并不构成对A会社涉案三商标的侵害。首先，从商标法的相关规定分析，商标法第五十七条对原商标法五十二条内容进行了修改，由五种行为增加至七种行为，并且将原第一款内容拆分为两项内容，即第一款为“未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的”；第二款为：“未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的”。可以看出“容易导致混淆”是新增的内容。根据该条规定，商标指示商品或服务的来源，使相关公众能够区分不同的经营者提供的商品或服务，使之不“容易导致混淆”，这是商标最核心的功能，也是商标的最基本价值。商标法保护商标的根本目的，就在于确保商标识别功能的实现；判断商标侵权与否的关键，就在于审查商标使用行为是否容易导致相关公众对商品或服务的来源产生混淆。只有容易引起相关公众对商品或服务来源产生混淆的使用行为，才可能发生近似商标使用行为侵害他人商标权的情况，离开这些条件和情形谈论商标侵权没有基础。其次，在本案中，220套摩托车散件均全部出口至缅甸，不进入中国市场销售，中国境内的相关公众不可能接触到该产品，因此不存在让中国境内的相关公众产生混淆的问题，没有损害A会社的实际利益，即不具备构成商标侵权的基础要件。再次，商标权具有地域性(也即法域性)特征，在此语境下，我国商标法只能保护在我国依法注册的商标权，保护范围不能延伸到我国领域之外。本案涉及的220套贴牌加工的产品，其流通市场不在中国而在缅甸，B公司、C公司将HONDAKIT中的HONDA部分的文字突出使用，是否容易导致缅甸国内的相关公众对商品来源产生混淆，这个问题不在我国商标法可以评判的范围之内。
关于第四个争议焦点，由于B公司、C公司的行为不构成侵权，就不存在赔偿损失问题。
综上所述，B公司、C公司的上诉理由成立，一审判决认定事实不清、适用法律错误，应依法纠正。据此判决：（一）撤销一审判决；（二）驳回A会社的诉讼请求。

【再审法院认为及判决】
本院认为，本案争议的焦点问题是关于B公司、C公司的被诉侵权行为性质认定问题，即：1.是否属于涉外定牌加工行为；2.是否构成商标使用行为；3.是否构成商标侵权。

（一）B公司、C公司的被诉侵权行为是否属于涉外定牌加工。根据一审、二审查明的事实，二审法院认定B公司、C公司的被诉侵权行为属于涉外定牌加工，并进行了深入分析，认定事实清楚，本院予以确认。
（二）B公司、C公司的被诉侵权行为是否构成商标使用行为。商标法第四十八条规定：“本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。”该条规定的“用于识别商品来源”指的是商标使用人的目的在于识别商品来源，包括可能起到识别商品来源的作用和实际起到识别商品来源的作用。
商标使用行为是一种客观行为，通常包括许多环节，如物理贴附、市场流通等等，是否构成商标法意义上的“商标的使用”应当依据商标法作出整体一致解释，不应该割裂一个行为而只看某个环节，要防止以单一环节遮蔽行为过程，要克服以单一侧面代替行为整体。商标使用意味着使某一个商标用于某一个商品，其可能符合商品提供者与商标权利人的共同意愿，也可能不符合商品提供者与商标权利人的共同意愿；某一个商标用于某一个商品以至于二者合为一体成为消费者识别商品及其来源的观察对象，既可能让消费者正确识别商品的来源，也可能让消费者错误识别商品的来源，甚至会出现一些消费者正确识别商品的来源，而另外一些消费者错误识别商品的来源这样错综复杂的情形。这些现象纷繁复杂，无不统摄于商标使用，这些利益反复博弈，无不统辖于商标法律。因此，在生产制造或加工的产品上以标注方式或其他方式使用了商标，只要具备了区别商品来源的可能性，就应当认定该使用状态属于商标法意义上的“商标的使用”。
《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第八条规定：“商标法所称相关公众，是指与商标所标识的某类商品或者服务有关的消费者和与前述商品或者服务的营销有密切关系的其他经营者。”本案中相关公众除被诉侵权商品的消费者外，还应该包括与被诉侵权商品的营销密切相关的经营者。本案中被诉侵权商品运输等环节的经营者即存在接触的可能性。而且，随着电子商务和互联网的发展，即使被诉侵权商品出口至国外，亦存在回流国内市场的可能。同时，随着中国经济的不断发展，中国消费者出国旅游和消费的人数众多，对于“贴牌商品”也存在接触和混淆的可能性。二审法院认定，B公司、C公司办理出口的220套摩托车散件系全部出口至缅甸，不进入中国市场参与“商业活动”，中国境内的相关公众不可能接触到该产品，因而B公司、C公司的这种使用行为不可能在中国境内起到识别商品来源的作用，因此这并非商标法意义上的商标使用行为。二审认定事实及适用法律均有错误，本院予以纠正。
（三）B公司、C公司的被诉侵权行为是否构成商标侵权。商标法第五十七条第二项规定：“有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：……（二）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的”。商标的基本功能是区分商品或服务来源的识别功能，侵犯商标权本质上就是对商标识别功能的破坏，使得一般消费者对商品来源产生混淆、误认。从法律规定来看，商标侵权行为的归责原则应当属于无过错责任原则，且不以造成实际损害为侵权构成要件。前述商标法规定的“容易导致混淆的”一语，指的是如果相关公众接触到被诉侵权商品，有发生混淆的可能性，并不要求相关公众一定实际接触到被诉侵权商品，也并不要求混淆的事实确定发生。
本案中，B公司、C公司在其生产、销售的被诉侵权的摩托车上使用“HONDAKIT”文字及图形，并且突出增大“HONDA”的文字部分，缩小“KIT”的文字部分，同时将H字母和类似羽翼形状部分标以红色，与A会社请求保护的三个商标构成在相同或者类似商品上的近似商标。如前所述，被诉侵权行为构成商标的使用，亦具有造成相关公众混淆和误认的可能性，容易让相关公众混淆。
我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，面临着经济发展全球化程度不断加深，国际贸易分工与经贸合作日益复杂，各国贸易政策冲突多变的形势，人民法院审理涉及涉外定牌加工的商标侵权纠纷案件，应当充分考量国内和国际经济发展大局，对特定时期、特定市场、特定交易形式的商标侵权纠纷进行具体分析，准确适用法律，正确反映“司法主导、严格保护、分类施策、比例协调”的知识产权司法政策导向，强化知识产权创造、保护、运用，积极营造良好的知识产权法治环境、市场环境、文化环境，大幅度提升我国知识产权创造、运用、保护和管理能力。自改革开放以来，涉外定牌加工贸易方式是我国对外贸易的重要方式，随着我国经济发展方式的转变，人们对于在涉外定牌加工中产生的商标侵权问题的认识和纠纷解决，也在不断变化和深化。归根结底，通过司法解决纠纷，在法律适用上，要维护法律制度的统一性，不能把某种贸易方式（如本案争议的涉外定牌加工方式）简单地固化为不侵犯商标权的除外情形，否则就违背了商标法上商标侵权判断的基本规则，这是必须加以澄清和强调的问题。
B公司、C公司主张，C公司获得了缅甸公司的商标使用授权，因此不构成侵权。对此，应予指出，商标权作为知识产权，具有地域性，对于没有在中国注册的商标，即使其在外国获得注册，在中国也不享有注册商标专用权，与之相应，中国境内的民事主体所获得的所谓“商标使用授权”，也不属于我国商标法保护的商标合法权利，不能作为不侵犯商标权的抗辩事由。因此，二审法院认为“C公司生产涉案产品经过缅甸商标权利人合法授权”，适用法律错误，本院予以纠正。
综上，B公司、C公司的被诉侵权行为构成侵害A会社请求保护的涉案三个商标的注册商标专用权，依法应当承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。一审综合考虑A会社涉案三商标的知名度，B公司、C公司的主观过错、侵权情节、获利的可能性及A会社为制止侵权行为所支出的合理开支等因素，酌定由B公司、C公司连带赔偿A会社经济损失人民币30万元，A会社并未提起上诉亦未在申请再审中对此提出异议，本院予以维持。

综上所述，二审判决有关B公司、C公司的行为不构成侵权的认定错误，A会社再审申请的理由部分成立，予以支持。依照《中华人民共和国商标法》第四十八条、第五十七条第二项，《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零七条第一款、第一百七十条第一款第（二）项的规定，判决如下：
一、撤销云南省高级人民法院(2017)云民终800号民事判决；
二、维持云南省德宏傣族景颇族自治州中级人民法院(2016)云31民初52号民事判决。
一审案件受理费人民币30800元，由本田技研工业株式会社负担10000元；由B公司、C公司共同负担20800元。一审案件保全费人民币5000元，由B公司、C公司负担。二审案件受理费人民币4500元，由B公司、C公司负担。
本判决为终审判决。