220819，驰名商标相关侵权争议

裁判法院：北京市高级人民法院
裁判时间：2022年4月
案号：（2022）京民终170号

【一审法院认为及判决】
原审法院认为，本案应对B公司主张的涉案商标一、二是否驰名进行审查认定。在案证据足以证明，在A公司及其涉案分公司注册成立以及被诉侵权行为发生时，B公司注册和使用在“以计算机信息网络方式提供互联网搜索引擎”服务上的涉案商标一已经成为中国境内相关公众所熟知的驰名商标。
双方当事人对于A公司及其涉案分公司在其企业字号上使用了“百度”文字，在微信公众号、美团APP、饮品柜、菜单、广告宣传、包装筷、店招门头等处突出使用“百度”“百度渔锅”“”“百度烤肉”“百度炒饭”“百度泡菜”“百度秘制鸡翅”等标识的事实并无异议。被诉行为实际上已经破坏了“百度”商标与互联网搜索引擎服务之间的直接密切联系，减弱“百度”商标的显著性，属于《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第九条第二款规定的“足以使相关公众认为被诉标识与驰名商标具有相当程度的联系，而减弱驰名商标的显著性”和“不正当利用驰名商标的市场声誉”的情形。因此，A公司及其涉案分公司的被诉行为侵犯了B公司对涉案商标一享有的注册商标专用权。鉴于已认定涉案商标一构成在“以计算机信息网络方式提供互联网搜索引擎”服务上的驰名商标，故对涉案商标二是否构成驰名商标不再予以评述。
A公司及其涉案分公司使用与“百度”近似的“A公司”作为企业字号，具有攀附B公司的“百度”商标声誉、搭便车的主观故意，客观上也容易导致相关公众误认为A公司及其涉案分公司与B公司之间存在关联关系，对A公司及其涉案分公司的投资或经营主体产生误认，造成服务来源的混淆，故B公司主张A公司及其涉案分公司在企业名称中使用“百度”文字构成不正当竞争，具有事实及法律依据。
关于法律责任，B公司主张A公司及其涉案分公司应立即停止侵害其注册商标专用权和停止使用包含有“百度”文字的企业名称的诉讼请求，具有事实及法律依据。A公司及其涉案分公司应对其侵权行为和不正当竞争行为在《中国知识产权报》上刊登声明以消除不良影响。关于经济损失，A公司及其涉案分公司侵害B公司的注册商标专用权、攀附B公司商誉的主观恶意明显，客观上其也通过开设多家门店实施被诉侵权行为，不仅减弱了B公司“百度”商标的显著性，且不正当利用了B公司的市场声誉，获利数额大，侵权情节严重，故本案应当适用惩罚性赔偿，以加大对恶意侵权行为的惩罚力度。虽然A公司及其涉案分公司自2012年1月19日至2015年9月9日期间陆续注册成立后开始实施被诉侵权行为，但B公司系于2019年9月9日提起本案诉讼，且A公司及其涉案分公司的被诉侵权行为至原审诉讼期间尚未完全停止，故本案应计赔的侵权时长约为63个月，折合为5.25年。
A公司及其涉案分公司已经提交了与被诉侵权行为相关的2016年10月至2019年9月30日期间的年度及月度利润表、纳税申报表及相应的财务账簿和原始凭证，利润表、纳税申报表等资料，且根据上述账簿、资料显示，A公司及其涉案分公司在前述期间的营业利润共计926710.61元，利润率为6.26%，年平均营业利润额为308903.54元，并已向税务机关进行了相应的纳税申报，对A公司及其涉案分公司提供的营业利润数据予以采信。考虑到B公司涉案商标一的显著性和知名度以及A公司及其涉案分公司实施的被诉侵权行为具体情节等因素，酌情确定涉案商标对于A公司及其涉案分公司侵权获利的贡献率为35%。综合考虑A公司及其涉案分公司的主观过错程度、侵权行为持续时间、侵权获利及给B公司造成的损害等因素，B公司主张惩罚性赔偿倍数应为三倍，有法律依据。A公司及其涉案分公司应承担的赔偿经济损失数额为308903.54元（年平均营业利润额）×5.25年（侵权时长）×35%（品牌贡献率）×4（1+倍数）=2270441元。B公司主张的合理开支5万元，具有事实及法律依据，且数额合理，予以全额支持。

原审法院依照《中华人民共和国民法典》第一百七十九条、第一千一百八十五条，《中华人民共和国商标法》第十三条第三款、第十四条第一款、第五十七条、第五十八条、第六十三条，《中华人民共和国反不正当竞争法》第六条、第十七条，《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第二条、第九条，《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条、第十七条、第十八条，《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第三款，《最高人民法院关于商标法修改决定施行后商标案件管辖和法律适用问题的解释》第九条之规定，判决：一、A公司、A公司第一分公司、A公司第三分公司、A公司第七分公司、A公司第八分公司立即停止侵害B公司的注册商标专用权；二、A公司、A公司第一分公司、A公司第三分公司、A公司第七分公司、A公司第八分公司于本判决生效之日起三十日内停止在企业名称中使用“百度”文字；三、A公司、A公司第一分公司、A公司第三分公司、A公司第七分公司、A公司第八分公司于本判决生效之日起三十日内在《中国知识产权报》连续七天刊登声明，消除影响；四、A公司、A公司第一分公司、A公司第三分公司、A公司第七分公司、A公司第八分公司于本判决生效之日起十五日内赔偿B公司经济损失2270441元及合理开支5万元，共计2320441元；五、驳回B公司的其他诉讼请求。

【二审法院认为及判决】
本院认为，根据《中华人民共和国公司法》第十四条第一款的规定，公司可以设立分公司。设立分公司，应当向公司登记机关申请登记，领取营业执照。分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。本案中，A公司第一分公司和A公司第七分公司于原审判决后注销，其相关的法律责任由A公司承担，故本院不再将A公司第一分公司和A公司第七分公司作为诉讼主体对待。
A公司及其涉案分公司对原审判决认定B公司的涉案商标一构成驰名商标不持异议。涉案商标一核定使用的服务包括“以计算机信息网络方式提供计算机信息、以计算机信息网络方式提供技术研究信息”等，不包括“以计算机信息网络方式提供互联网搜索引擎”，B公司在二审诉讼中明确其主张涉案商标一达到驰名程度的服务为“以计算机信息网络方式提供计算机信息”，故本院对原审判决中认定B公司注册和使用在“以计算机信息网络方式提供互联网搜索引擎”服务上的涉案商标一已经成为中国境内相关公众所熟知的驰名商标予以纠正，认定B公司注册和使用在“以计算机信息网络方式提供计算机信息”服务上的涉案商标一已达到驰名程度。
本案争议焦点在于原审判决中惩罚性赔偿的适用是否恰当，本院对此作以下评述。
《中华人民共和国商标法》第六十三条规定，侵犯商标专用权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该商标许可使用费的倍数合理确定。对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。
《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条规定，侵犯注册商标专用权的诉讼时效为三年，自商标注册人或者利害权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。商标注册人或者利害关系人超过三年起诉的，如果侵权行为在起诉时仍在持续，在该注册商标专用权有效期限内，人民法院应当判决被告停止侵权行为，侵权损害赔偿数额应当自权利人向人民法院起诉之日起向前推算三年计算。
本案中，在案证据可以证明B公司涉案商标一的显著性和知名度较高，A公司及其涉案分公司在经营活动中大量使用与涉案商标一相同的“百度”文字，并作为企业字号使用，主观故意明显。考虑到A公司及其涉案分公司侵权使用“百度”标识的方式和类型多样，侵权行为持续时间长，且在原审诉讼期间仍未及时停止侵权等具体情节，可以认定A公司及其涉案分公司实施的侵权行为情节严重。原审判决对B公司就被诉行为对A公司及其涉案分公司提出适用惩罚性赔偿的请求予以支持并无不当，本院予以确认。
至于惩罚性赔偿的计算，原审判决根据A公司及其涉案分公司提交的与被诉行为相关的2016年10月至2019年9月期间的年度及月度利润表、纳税申报表及相应的财务账簿和原始凭证，利润表、纳税申报表等资料计算出营业利润共计926710.61元，年平均营业利润额为308903.54元，计算无误。同时结合餐饮行业一般的品牌贡献率，以及本案涉案商标一作为驰名商标在A公司及其涉案分公司营业利润中的贡献率，原审判决确定“百度”品牌贡献率为35%当属合理。至于原审判决确定三倍的惩罚性赔偿倍数，亦能与侵权人的侵权故意及情节严重程度相适应，故原审判决关于惩罚性赔偿的计算方式及数额正确，本院予以确认。
关于A公司及其涉案分公司提出的上诉理由，由于营业利润926710.61元系根据A公司及其涉案分公司提交的利润表季报等财务材料中统计计算而得，A公司及其涉案分公司虽称A公司第七分公司2019年1-9月的营业利润为210320.45元，该数额并非2019年第三季度的营业利润，但并未对此提供充分的证据并做出合理解释，本院不予采纳。由于原审诉讼期间被诉侵权行为持续，故原审判决自B公司起诉前三年至原审判决作出时的5.25年作为赔偿计算期间并无不当。A公司及其涉案分公司提出的其他上诉理由，均缺乏事实和法律依据，本院不予支持。

综上所述，A公司及其涉案分公司的相关上诉主张，本院不予支持。原审判决认定事实基本清楚，适用法律正确，程序合法，但因A公司第一分公司和A公司第七分公司已注销，原审判决结果不应予以维持。按照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项的规定，判决如下：
一、撤销北京知识产权法院（2019）京73民初1335号民事判决第五项；
二、变更北京知识产权法院（2019）京73民初1335号民事判决第一项为A公司、A公司第三分公司、A公司第八分公司立即停止侵害B公司的注册商标专用权；
三、变更北京知识产权法院（2019）京73民初1335号民事判决第二项为A公司、A公司第三分公司、A公司第八分公司于本判决生效之日起三十日内停止使用含有“百度”文字的企业名称；
四、变更北京知识产权法院（2019）京73民初1335号民事判决第三项为A公司、A公司第三分公司、A公司第八分公司于本判决生效之日起三十日内在《中国知识产权报》连续七天刊登声明，消除影响（声明内容需经北京知识产权法院审核，逾期未刊登声明，将依B公司申请刊登本判决相关内容，费用由A公司、A公司第三分公司、A公司第八分公司负担）；
五、变更北京知识产权法院（2019）京73民初1335号民事判决第四项为A公司、A公司第三分公司、A公司第八分公司于本判决生效之日起十五日内赔偿B公司经济损失2270441元及合理开支5万元，共计2320441元；
六、驳回B公司的其他诉讼请求。
二审案件受理费23481元，由A公司、A公司第三分公司、A公司第八分公司共同负担（已交纳）。
本判决为终审判决。