230629，技术开发合同纠纷

裁判法院：中华人民共和国最高人民法院
裁判时间：2022年4月
案号：（2021）最高法知民终887号

【一审法院认为及判决】
原审法院认为：双方签订的涉案合同及附件、补充协议，均系双方真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，属于合法有效的合同，双方均应依约履行。本案中，A公司认为B公司存在两项违约行为：一是将涉案项目中的技术私自申报专利；二是B公司提交的设计资料未通过验收。
首先，本案的案由为计算机软件开发合同纠纷，依据《中华人民共和国合同法》第一百零七条的规定，基于合同请求权提出的诉讼请求通常为继续履行、支付违约金或赔偿损失等，而涉案专利申请权权属问题在涉案合同中并未明确约定，故A公司的此项诉讼请求缺乏请求权基础。即使按照涉案合同约定，涉案专利申请技术方案可能涉及“因执行本合同产生的可交付物”，该款也明确约定“相关知识产权在开发费用全部结清后方归甲方所有，在此之前归乙方所有”，因此，在A公司未能举证其已全部结清开发费用的情况下，其提出的该项诉讼请求亦不能成立。
其次，针对B公司开发的系统，A公司先是于2019年1月11日出具了一份验收报告，后又于2019年4月1日出具了一份关于设计资料验收不通过的验收报告；B公司于2019年4月3日复函指出A公司验收超出了合同范围，并督促A公司进行验收。根据《中华人民共和国合同法》的精神及涉案合同第九条的约定，双方应协商解决B公司所提交的设计资料是否符合约定，验收是否应予通过的问题。B公司及时与A公司进行沟通，并在复函中对于设计资料验收报告涉及的问题进行了回应、作出了解释，而A公司收到复函后，未与B公司进行进一步沟通，导致双方在设计资料的问题上缺乏沟通协商而未解决该问题。因此，A公司提交的在案证据不足以证明B公司提交的设计资料未通过验收的事实构成违反涉案合同的违约行为。A公司关于要求B公司支付违约金的诉讼请求不能成立，原审法院不予支持。在A公司未能就复函与B公司进一步协商且拒付尾款的情况下，B公司向A公司致函解除涉案合同，符合《中华人民共和国合同法》第九十四条第三项的规定，故涉案合同在B公司的解除函送达A公司时已经解除，原审法院予以确认。因此，A公司关于要求B公司继续履行合同的诉讼请求亦无依据，原审法院不予支持。
关于A公司提出的要求B公司支付其额外制样费、律师费和公证费等诉讼请求，因已认定B公司不存在违约行为，A公司的上述诉讼请求亦不能成立，原审法院不予支持。

据此，原审法院依照《中华人民共和国合同法》第九十四条第三项、《中华人民共和国民事诉讼法》（2017年修正）第六十四条第一款之规定，于2020年12月15日作出（2019）京73民初1716号民事判决：驳回北京A医疗科技股份有限公司的全部诉讼请求。一审案件受理费2662元，由北京A医疗科技股份有限公司负担。

【二审法院认为及判决】
本院认为：涉案合同和补充协议的签订、履行主要发生在2021年1月1日以前，本案应适用《中华人民共和国合同法》。关于A公司和B公司之间法律关系的性质，B公司主张双方实际为合作关系，涉案合同约定的开发费用过低，双方约定B公司通过代理生产收回开发成本。对此，应当通过涉案合同约定的主要内容来确定双方之间权利义务关系的性质。涉案合同虽然约定了“生产协议”条款，但从内容看其是对将来双方订立合同的安排，为预约性合同条款，不构成涉案合同中双方权利义务的内容。通过涉案合同关于“交付资料后三个月内乙方对甲方完成电控系统验收及产品开发其他所需文件的编制进行远程专业协助”及“因执行本合同产生的可交付物[包括但不限于咨询报告、许可软件、作为本合同标的的配置文档、提交文档及开发成果（包括源代码）]及相关知识产权在开发费用结清后归甲方所有，在此之前归乙方所有”的约定可知，A公司的合同目的是取得、掌握开发成果，双方的主要权利义务关系为委托开发关系，而非合作关系。同时，通过A公司提交的证据可知，其就涉案开发项目与案外人C公司也进行过合同磋商，磋商过程中形成的合同文本虽未最后签署，但可以作为涉案项目开发市场费用的参考。上述合同文本约定的开发费用为88000元，且合同并未约定代理生产条款。因此，B公司关于通过代理生产摊薄研发成本的主张证据不足。涉案合同为技术开发合同，包含计算机软件开发的内容，本案为技术开发合同纠纷。涉案合同、补充协议均为双方真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，应为有效。双方均应按照合同约定行使权利、履行义务。虽然A公司在二审中不再坚持原审第一项要求B公司交付设计资料、进行验证等的诉讼请求，但仍坚持要求取得涉案专利申请权，其真实意思是要求B公司继续履行涉案合同关于交付开发成果知识产权的该部分内容。根据双方当事人的诉辩主张，本案二审中的争议焦点为：涉案专利申请权的归属及A公司是否有权要求B公司承担其主张的违约责任。
（一）关于涉案专利申请权的归属
1.关于涉案合同对于知识产权归属的约定
依据《中华人民共和国合同法》第三百三十九条第一款的规定，委托开发完成的发明创造，除当事人另有约定的以外，申请专利的权利属于研究开发人；研究开发人取得专利权的，委托人可以免费实施该专利。按照涉案合同关于资料交付、验收、知识产权归属的约定，B公司交付设计资料及辅助资料，A公司验收合格后支付最后一笔合同款项15000元；全部开发费用结清后，包括源代码在内的可交付物及知识产权归A公司所有，在此之前归B公司所有。同时涉案合同对于专利申请还作出了特别约定：（B公司）交付设计资料的六个月内提供必要技术支持，配合完成专利申请。结合上述约定内容可知，涉案合同对开发成果的专利申请权归属进行了约定。按照约定内容，开发费用结清前开发成果的专利申请权归B公司所有，结清后B公司提供技术支持由A公司进行专利申请。据此，本案中A公司是否有权请求确认涉案专利申请权、要求B公司向其转移专利申请权，主要取决于涉案专利申请技术是否为涉案合同项下的开发成果，以及开发费用结清这一条件是否成就。
2.关于涉案专利申请所涉技术是否为涉案合同项下开发成果
认定该问题，需要根据双方的举证情况和在诉讼中的陈述，考察涉案专利申请技术方案的构思和开发是否源于涉案合同、涉案专利申请所解决的技术问题及采用的技术手段与涉案合同的相关开发内容是否实质相同，综合分析判断受托方是否系基于涉案合同进行技术开发。从B公司一、二审期间的陈述内容看，在一审及二审期间于2021年6月23日提交的代理意见中，B公司均确认涉案专利申请要求保护的主要内容就是涉案合同约定的由B公司负责开发的电路部分，实际认可了涉案专利申请技术方案为开发成果这一事实。此后，在第二次询问中，B公司否认了该事实，但对于本院询问B公司交付给A公司的开发成果采用的是哪一种解决方案时，发明人谭某波答复为涉案专利申请权利要求6采用的解决方案。结合B公司的上述陈述内容，并考虑下述因素，本院认定涉案专利申请技术方案是B公司围绕涉案合同约定的技术需求开发形成的，属于应交付给A公司的涉案合同项下的开发成果：
第一，从涉案专利申请技术方案的内容看。根据涉案专利申请的说明书的记载，涉案专利旨在提供一种适用于不同规格钳口且能够实现精确定位的手术吻合器及其控制方法。为此涉案专利申请采用RFID读取器读取钳口规格信息，根据该信息控制驱动件驱动传动装置带动钳口运动；通过比较编码器的实际脉冲数和理论脉冲数判断钳口是否运动到位，从而实现钳口的精确定位。这与作为开发依据的合同附件系统设计要求中“软件设计部分”要求“RFID识别读取设备和标签体积小，读取灵敏度100%”“推进行程控制：……不同型号钳口推进行程的精度为：设定值±0.3mm”的描述相符。至于通过获取并比较理论脉冲数和实际脉冲数控制钳口运动行程，属于实现系统设计要求中控制精度这一要求的具体方式。据此可以认定，涉案专利申请技术方案和系统设计要求记载的内容都是通过RFID读取器读取钳口规格信息来控制行程，从而实现钳口的精确定位，两者系采用相同技术手段解决相同技术问题。
第二，从双方的经营事项看。B公司二审中陈述了涉案专利申请技术方案的构思、开发过程，但没有提供证据证明其出于其他需要进行了相关技术开发；发明人谭某波虽然在电控技术领域有开发经验，但在此之前并未进行过医疗器械领域的开发工作，且对于其陈述独立构思、研发的过程并未提供证据证明。相反，A公司作为从事医疗器械经营的企业，经营范围包括各类吻合器的生产，其提交的39001号公证书等证据可以证明其对腔镜吻合器等进行了市场调研、需求设计等前期工作，并与其他公司就相同开发项目进行过合同磋商。
第三，从B公司的抗辩看。A公司提交39001号公证书后，B公司又提出涉案专利申请技术为其合同前方案的主张，其主要证据是2017年10月27日发送给A公司的邮件中就包含了系统设计要求，但39001号公证书可以证明早在2017年10月20日A公司的内部邮件中已经出现了该份系统设计要求。因此，在案证据不能证明系统设计要求由B公司在先提出，B公司主张系统设计要求为其合同前方案，不能成立。退一步讲，即使如B公司所言，系统设计要求为谭某波首先提出，涉案专利申请技术方案由B公司独立构思、开发完成，但双方签订合同后，系统设计要求已经成为涉案合同的一部分，成为B公司的开发依据。在技术委托开发合同中，开发方利用自己的经验、技术完成开发任务是其主要合同义务之一，在合同对包括专利申请权在内的知识产权归属作出明确约定的情况下，B公司独立完成研发并不构成应由其享有专利申请权的抗辩。
3.关于交付开发成果知识产权的条件是否成就的问题
A公司提起本案诉讼时尚未支付最后一笔合同款项，按照合同约定B公司交付知识产权的条件尚未成就，但还应考察是否因B公司的不当交付或者其他行为而导致A公司支付最后一笔款项的对待给付义务条件未成就。
关于设计资料的验收标准，双方存在争议，A公司主张以合同附件为准，B公司则主张附件为开发依据，设计资料的交付内容应以涉案合同第二条为标准。涉案合同为技术委托开发合同，依据《中华人民共和国合同法》第三百三十二条的规定，委托开发合同的研究开发人应当按照约定按期完成研究开发工作，交付研究开发成果，提供有关的技术资料和必要的技术指导，帮助委托人掌握研究开发成果。可见，在委托技术开发合同中，委托方的合同目的是掌握开发成果，委托方在提供技术资料时，应按照合同约定，并以有利于实现委托方掌握开发成果的合同目的进行交付。同时，如果开发合同约定了由委托方取得开发成果知识产权，受托方还应当交付与之相关的技术资料。
涉案合同约定，B公司负责电控部分的开发，相关知识产权在结清开发费用后由A公司享有。为了达成取得开发成果知识产权的合同约定内容，实现掌握开发成果的合同目的，A公司对于B公司交付电控部分相关源代码以及其他开发成果相关资料具有合理预期，B公司也应配合在条件成就时交付相应资料。除合同约定的设计资料外，交付“输出产品及文件”栏目所列的源代码、代码释义也是实现上述合同目的的当然之意。B公司在复函中对于A公司要求交付源代码的回复是“合同无此过分要求”，并在二审中明确表示合同附件所列清单并非双方约定的资料交付清单，B公司只需要交付嵌入式软件，而无需交付源代码。上述表示既不符合合同约定，也属于明确以自己的行为表明将不履行债务。因此，本院认定B公司的资料交付不符合合同约定。据此，虽然B公司向A公司交付开发成果知识产权的条件未成就，但A公司未支付最后一笔合同款项是由于B公司的不当交付导致，条件不成就并不阻碍A公司在诉讼中依据合同约定要求B公司向其转移涉案专利申请权。
鉴于B公司交付设计资料不符合合同约定，其发送复函时付款条件尚未成就，A公司未付款行为不构成违约，故B公司发出的解除函不能发生解除合同的法律效力。原审法院认定涉案合同在B公司的解除函送达时已经解除，认定不当，本院予以纠正。
4.关于涉案专利申请权权属如何处理
A公司在原审中请求确认涉案专利申请权归属，二审中表示由于涉案专利由B公司提出申请，其请求确认申请权归属也包括请求法院判令B公司向其转移涉案专利申请权。按照合同约定，A公司的上述请求以其支付最后一笔款项为条件。合同订立的目的主要在于保障合同双方依约履行。在双务合同纠纷案件中，双方互负对待给付义务。一方请求对方履行义务，但因对方违约或者其他正当理由未实际履行自己一方的对待给付义务，人民法院不宜仅基于请求方未履行对待给付义务而迳行驳回请求方的诉讼请求，可以根据具体案情判决双方互为对待给付义务，以实现双方订立合同的目的，便于纠纷一次性解决。特别是当请求方愿意履行自己一方的对待给付义务，但因对方拒绝受领或者其他违约行为而请求方有正当理由未实际履行时，人民法院可以判决对方履行其给付义务，同时判决请求方也相应履行自己的对待给付义务。
本案中，B公司不当交付在先，A公司可以据此行使抗辩权而不履行在后的支付义务，A公司本身对未支付尾款有正当理由。而且，A公司同意支付尾款，其在二审期间的实际履行因B公司拒绝接收而履行未果。该情形属于B公司不当阻止A公司请求的条件成就，应视为该条件即A公司请求取得涉案专利申请权的条件已成就。据此，A公司要求取得涉案专利申请权的诉讼请求应予支持。同时，基于A公司愿意给付尾款15000元的事实，为促使双方全面履行合同、一次性解决纠纷，人民法院可一并要求A公司向B公司支付尾款（最后一笔开发费）。关于A公司对待给付的方式，可以要求A公司在申请执行本判决时向执行法院支付其对待给付款项，以确保该对待给付义务在本判决项下B公司的义务履行后也立即得到履行，但鉴于A公司对待给付款项的金额不大，且B公司对A公司还负有给付违约金6000元的义务，本案中无A公司不履行其对待给付义务之虞，故本院不特别要求A公司向原审法院先行交付该笔款项。综合考虑上述因素，本院确认涉案专利申请权归A公司所有，并判令双方为对待给付，即B公司配合A公司办理涉案专利申请权变更登记，A公司向B公司支付开发费尾款15000元。
（二）关于A公司主张的违约责任
B公司未能交付符合约定的设计资料，并在A公司提出异议后仍拒绝交付，构成违约。至于B公司申请涉案专利的行为，由于涉案合同约定包括专利申请权在内的知识产权在开发费用全部结清前归B公司所有，B公司在合同履行中于2018年12月5日申请涉案专利并未违反上述约定，不构成违约行为。
按照合同约定，B公司违反交付设计资料义务的违约金上限为已付金额的10%，A公司已支付合同款项共计60000元，故B公司因不当交付设计资料应支付违约金6000元。对于A公司主张的制样费，因无法确定与涉案合同标的物有关，且B公司不认可，本院对此不予支持。涉案合同并未约定违约责任包括承担实现债权的费用，A公司请求B公司赔偿律师费和公证费，缺乏事实和法律依据，本院不予支持。

综上所述，A公司的部分上诉请求成立，应予支持；原审判决认定事实与适用法律错误，应予改判。本院依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第三百三十二条、第三百三十九条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项之规定，判决如下：
一、撤销北京知识产权法院（2019）京73民初1716号民事判决；
二、确认申请号为201811480727.9、名称为“一种手术吻合器及其控制方法”的发明专利申请权归北京A医疗科技股份有限公司所有。本判决生效后十日内，深圳市B科技有限公司配合北京A医疗科技股份有限公司办理专利申请权转移登记，北京A医疗科技股份有限公司向深圳市B科技有限公司支付开发费15000元；
三、本判决生效之日起十日内，深圳市B科技有限公司向北京A医疗科技股份有限公司支付违约金6000元；
四、驳回北京A医疗科技股份有限公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息；未按本判决指定的期间履行其他义务的，应当依照上述规定支付迟延履行金。
一审案件受理费2662元，由北京A医疗科技股份有限公司负担1000元，深圳市B科技有限公司负担1662元。二审案件受理费2662元，由北京A医疗科技股份有限公司负担1000元，深圳市B科技有限公司负担1662元。
本判决为终审判决。

【法律依据（现）】
《中华人民共和国民法典》
第一百五十九条　附条件的民事法律行为，当事人为自己的利益不正当地阻止条件成就的，视为条件已经成就；不正当地促成条件成就的，视为条件不成就。